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警惕使用意向商標申請的陷阱

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合并和收購通常涉及商標的收購和/或轉(zhuǎn)讓。獲得商標的公司必須提防使用意向(ITU)商標申請(或始于ITU申請的申請)所潛伏的潛在問題,例如分配不當或缺乏善意使用該商標的意圖。我們審查了強調(diào)這些問題的判例法,并提供了解決這些問題的實踐指導。

背景:在美國,人們可以提出使用意圖(ITU)申請,實際上是保留商標并在商標實際用于商業(yè)之前確定建設(shè)性的優(yōu)先權(quán)日期。在申請人提交證明其在商業(yè)中使用該商標的證據(jù)之前,美國專利商標局(USPTO)不會注冊ITU申請。申請人可以在商標審查員批準將商標發(fā)布為異議之前以聲稱使用的修正形式進行注冊,也可以在商標在異議期限內(nèi)有效并發(fā)出許可通知后以使用聲明的形式進行注冊。 。從許可通知之日起,申請人最多可以提交三年的使用聲明(SOU),以表示該商標正在被使用。

《蘭納姆法》(Lanham Act)第10(a)(1)節(jié)(也稱為商標法的反轉(zhuǎn)讓規(guī)定)禁止在提交使用說明書(SOU)或?qū)κ褂眠M行修正之前對國際電聯(lián)的申請進行轉(zhuǎn)讓( AAU),只有一個例外。參見15 USC§1060(a)(1)。如果國際電聯(lián)的申請是“與商標有關(guān)的申請人或其部分業(yè)務的繼承人,如果該業(yè)務正在進行且存在,則可以轉(zhuǎn)讓”。除其他因素外,法院和商標審判與上訴委員會(TTAB)在確定國際電聯(lián)申請分配的有效性時,評估轉(zhuǎn)讓文件的充分性,受讓人是否真的是企業(yè)的接班人,企業(yè)是否“持續(xù)存在”以及國際電聯(lián)是否以正確的實體名稱提交。頒布禁止轉(zhuǎn)讓國際電聯(lián)的國會意圖是防止販運國際電聯(lián)應用程序或從中牟利。參見Clorox Co.訴化學銀行,40 USPQ2d 1098,1100-01(TTAB 1996)。

去年夏天,TTAB在中央花園和寵物公司訴Doskocil Manufacturing Company,Inc.案中的裁決。第91188816號異議(TTAB,2013年8月16日)(“中部”)很好地提醒了我們,在提交或獲取ITU申請時,必須考慮第10(a)(1)節(jié)的要求。

該中心決定:在中央,全玻璃魚缸株式會社(“全玻璃”)申請的吉拉標記的ITU申請于2006年12月7日,水族館,玻璃容器和其他類型的設(shè)備。全玻璃由一家名為Pennington Seed,Inc.的公司所有,而Pennington Seed,Inc.又由中央花園所有。2007年6月26日,全玻璃將國際電聯(lián)的申請分配給中央花園,并于2008年2月19日向中央花園發(fā)布了注冊。但是,全玻璃繼續(xù)其業(yè)務,并且沒有將業(yè)務轉(zhuǎn)讓給中央花園。

中央花園隨后介入了針對第三方(Doskocil)的異議程序,作為回應,Doskocil對中央花園的商標提出了質(zhì)疑。權(quán)利,認為從全玻璃到中央花園的轉(zhuǎn)讓違反了第10(a)(1)條。TTAB得出結(jié)論,從全玻璃到中央花園的轉(zhuǎn)讓不符合第10(a)(1)條的法定例外規(guī)定,因為實體交換的唯一內(nèi)容是商標和“與商標相關(guān)的企業(yè)的商譽”標記?!狈ㄔ褐赋觯c商標有關(guān)的業(yè)務沒有任何部分從全玻璃公司轉(zhuǎn)移到中央花園公司。在得出該結(jié)論時,TTAB拒絕了取消中央花園注冊與第10節(jié)的目的背道而馳的論點,并發(fā)現(xiàn)該法規(guī)的用語很明確,即國際電聯(lián)的申請只能被分配給轉(zhuǎn)讓人業(yè)務的繼承人或至少與業(yè)務有關(guān)的部分。因此,TTAB取消了商標。TTAB裁決的影響是雙重的:不僅中央花園失去了注冊,而且失去了對Doskocil要求優(yōu)先權(quán)(通過ZILLA申請的提交日期)的能力。

TTAB對第10節(jié)的嚴格解讀最初是在Clorox Co.v。Chem。中提出的。銀行,40 USPQ 2d 1098,1106(TTAB 1996)。在Clorox,在提交SOU之前,商標所有人已將國際電聯(lián)的申請轉(zhuǎn)讓給其銀行,作為貸款的抵押品。分配包括一項條款,一旦還清貸款,國際電聯(lián)商標申請將被轉(zhuǎn)移回所有者。TTAB分析了有爭議文件的語言,發(fā)現(xiàn)無論當事人有何意圖,該協(xié)議都是違反第10(a)(1)條的權(quán)利轉(zhuǎn)讓。TTAB的結(jié)論是,該申請不符合法定例外條件,因為該商標所涉及的持續(xù)經(jīng)營業(yè)務沒有權(quán)利轉(zhuǎn)移,并且銀行不是該公司的業(yè)務繼承人,因為該公司仍將繼續(xù)運營它的業(yè)務。TTAB裁定,不適當?shù)霓D(zhuǎn)讓會使申請無效,并且必須取消所有產(chǎn)生的注冊。

其他TTAB小組也得出了類似的結(jié)論。在Railrunner NA,Inc.訴新墨西哥州交通部(“ NMDOT”)和新墨西哥州中部地區(qū)政府理事會(“ MRCOG”)中,反對號為91172581(TTAB,2008年7月17日)(非先決)( “鐵道行者”),MRCOG于2005年2月提交了國際電聯(lián)的申請。2007年7月,MRCOG在提交AAU或SOU之前將其ITU申請移交給了NMDOT。提出了異議程序,對該任務提出了質(zhì)疑。作為回應,NMDOT僅提供轉(zhuǎn)讓和簡短的誓章作為業(yè)務繼承的證據(jù),而未提供有關(guān)業(yè)務轉(zhuǎn)讓或證明業(yè)務繼承的文件的任何詳細解釋。TTAB指出,申請人有責任提供證明繼承的文件或在誓章中背誦事實,事實發(fā)現(xiàn)者可以據(jù)此得出轉(zhuǎn)讓的結(jié)論。TTAB批準了Railrunner的即席判決動議,并且使國際電聯(lián)的申請無效,因為反對的國際電聯(lián)申請的轉(zhuǎn)讓并非是業(yè)務的繼承人。Railrunner提醒您,收購方必須確保轉(zhuǎn)讓文件的充分性。

在Amazon Technologies,Inc.訴Jeffrey S. Wax中弗里蘭德先生和Wax先生(反對號91187118(TTAB,2010年8月31日))于2000年3月共同提交了國際電聯(lián)的AMAZON VENTURES申請。弗里蘭德先生于2008年10月將其全部權(quán)利,所有權(quán)和權(quán)益轉(zhuǎn)讓給了以及AMAZON VENTURES致蠟先生。在后來的反對意見中,亞馬遜技術(shù)公司辯稱,弗里蘭德和韋克斯違反了第10(a)節(jié)的規(guī)定,因為他們沒有正在進行的和現(xiàn)有的業(yè)務。但是,TTAB認為,轉(zhuǎn)讓的定義是“ [a]轉(zhuǎn)讓或?qū)⑷魏呜敭a(chǎn)的全部轉(zhuǎn)讓給他人”,在這種情況下,沒有轉(zhuǎn)讓給“另一方”(因為Wax先生是最初的共同申請人,并且現(xiàn)在是唯一剩下的申請人)。


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