中國加入WTO后，越來越多的企業(yè)積極參與國際競(jìng)爭(zhēng)。然而，由于部分企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)淡薄、知識(shí)產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助機(jī)制不健全等原因，涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛逐年增長。與此同時(shí)，外商在華投資企業(yè)的數(shù)量一直穩(wěn)中有升。據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)，2017年，全國新設(shè)立外商投資企業(yè)35652家，同比增長27.8%；實(shí)際使用外資8775.6億元人民幣，同比增長7.9%，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。
近期，中企與外商在華投資企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛逐漸增多。為此，記者特邀中國政法大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究中心研究員、北京市銘泰律師事務(wù)所高級(jí)合伙人徐新明，解讀一起由他代理的中國民營企業(yè)在仲裁程序失利的情況下，勇于起訴，最終實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，完勝跨國公司的涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件。
案情
美國布萊迪公司是全球標(biāo)簽行業(yè)領(lǐng)先者，于上世紀(jì)末進(jìn)入中國市場(chǎng)。2000年11月，布萊迪公司在中國第7類“印刷機(jī)、打戳機(jī)”商品上核準(zhǔn)注冊(cè)“BRADY及圖”商標(biāo)。2003年7月，布萊迪公司在第16類“標(biāo)簽（非紡織品制）、紙或紙板制標(biāo)志牌等”商品上核準(zhǔn)注冊(cè)“BRADY及圖”商標(biāo)。此外，布萊迪公司的“BRADY及圖”商標(biāo)還在美國、加拿大、日本等多個(gè)國家核準(zhǔn)注冊(cè)。
天津貝迪公司成立于2007年，經(jīng)營安全帽、防護(hù)眼鏡、洗眼器、安全鞋、鎖具、安全標(biāo)示等安全產(chǎn)品。2006年，天津貝迪公司的法定代表人劉某在第9類“安全標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)”等安全防護(hù)商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)“BRADY及圖”，該商標(biāo)與布萊迪公司的上述“BRADY及圖”相同。2009年3月，商標(biāo)局對(duì)天津貝迪公司申請(qǐng)的“BRADY及圖”商標(biāo)予以公告。公告期間，布萊迪公司提出異議，理由是上述商標(biāo)與布萊迪公司在先注冊(cè)的“BRADY及圖”商標(biāo)使用的商品類別構(gòu)成類似。2011年6月，中國商標(biāo)局作出裁定，駁回異議，對(duì)劉某新申請(qǐng)的“BRADY及圖”商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊(cè)。
2008年7月，天津貝迪公司委托其員工邢某注冊(cè)了域名“chinabrady.com”，后由天津貝迪公司實(shí)際使用，網(wǎng)站經(jīng)營產(chǎn)品為安全帽、防護(hù)眼鏡等。
2010年1月，布萊迪公司向亞洲域名爭(zhēng)議中心北京秘書處提出投訴，請(qǐng)求將爭(zhēng)議域名“chinabrady.com”轉(zhuǎn)移給布萊迪公司。2010年4月，亞洲域名爭(zhēng)議中心北京秘書處行政專家組作出裁決，認(rèn)為被投訴人對(duì)爭(zhēng)議域名的注冊(cè)和使用均為惡意，將爭(zhēng)議域名轉(zhuǎn)移給投訴人布萊迪公司。
天津貝迪公司及邢某不服上述裁決，委托徐新明代表其向北京市第一中級(jí)人民法院提起訴訟。 2012年3月，北京市第一中級(jí)人民法院判決，認(rèn)定原告邢某、天津貝迪公司注冊(cè)、使用爭(zhēng)議域名“chinabrady.com”的行為并未侵犯被告布萊迪公司的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，亦未構(gòu)成對(duì)被告布萊迪公司的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，判決確認(rèn)原告邢某、天津貝迪公司繼續(xù)持有、使用域名。
布萊迪公司不服，向北京高級(jí)人民法院提起上訴。法院于2013年1月作出判決，裁定駁回上訴，維持原判。
分析
第一，爭(zhēng)議域名與爭(zhēng)議商標(biāo)是否存在混淆性近似？
據(jù)徐新明介紹，亞洲域名爭(zhēng)議中心北京秘書處的仲裁專家觀點(diǎn)是，在中國，布萊迪公司的“BRADY及圖”商標(biāo)在第16類商品上獲準(zhǔn)注冊(cè)，布萊迪公司在中國就“BRADY及圖”商標(biāo)擁有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)。而爭(zhēng)議域名“chinabrady.com”，其中“.com”代表通用頂級(jí)域名，“China”代表中國，域名的主體部分是“brady”，將代表地名的“China”附加于商標(biāo)“brady”之前而構(gòu)成的爭(zhēng)議域名“chinabrady”不能實(shí)質(zhì)性地區(qū)別于布萊迪公司的注冊(cè)商標(biāo)“BRADY及圖”，因此，爭(zhēng)議域名與布萊迪公司的注冊(cè)商標(biāo)構(gòu)成混淆性近似。
在徐新明看來，上述觀點(diǎn)忽略了商標(biāo)權(quán)的商品類別界限?！鞍凑障嚓P(guān)法律規(guī)定，同樣的標(biāo)識(shí)注冊(cè)在不同的商品類別上形成相互獨(dú)立的商標(biāo)權(quán)，商品或服務(wù)類別是構(gòu)成不同商標(biāo)權(quán)的界限（馳名商標(biāo)除外），注冊(cè)于不同類別商品上的商標(biāo)之間是不可能發(fā)生混淆的。同理，當(dāng)爭(zhēng)議域名“chinabrady.com”被使用在明顯區(qū)別于布萊迪公司注冊(cè)商標(biāo)“BRADY及圖”的核定商品類別時(shí)，二者之間不存在混淆的可能性。”徐新明表示，爭(zhēng)議域名被使用于安全產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營，而布萊迪公司的商標(biāo)“BRADY及圖”注冊(cè)于標(biāo)簽等商品上，并且該商標(biāo)不屬于馳名商標(biāo)，混淆一說無從談起。
第二，邢某及天津貝迪公司對(duì)爭(zhēng)議域名是否享有權(quán)利或合法利益。
本案中，亞洲域名爭(zhēng)議中心北京秘書處仲裁專家的觀點(diǎn)是，布萊迪公司在爭(zhēng)議域名注冊(cè)前已將注冊(cè)于第16類“標(biāo)簽”等商品上的商標(biāo)“BRADY及圖”使用在安全標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)等商品上，天津貝迪公司明知上述事實(shí)，仍在爭(zhēng)議域名網(wǎng)站上推銷“安全標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)”等商品，與布萊迪公司使用“BRADY及圖”商標(biāo)的商品在同一市場(chǎng)上直接競(jìng)爭(zhēng)，天津貝迪公司的行為不屬于善意使用爭(zhēng)議域名，因而，天津貝迪公司就爭(zhēng)議域名不享有權(quán)利或合法利益。
徐新明告訴記者，事實(shí)上，在邢某、天津貝迪公司注冊(cè)、使用爭(zhēng)議域名之前，天津貝迪公司的法定代表人劉某就已經(jīng)向中國商標(biāo)局申請(qǐng)?jiān)诘?/span>9類安全防護(hù)商品上申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)“BRADY及圖”，且“安全標(biāo)識(shí)”“警示標(biāo)識(shí)”均屬于安全防護(hù)產(chǎn)品，與布萊迪公司的注冊(cè)商標(biāo)“BRADY及圖”所核準(zhǔn)的第16類“標(biāo)簽”等商品判然有別。同時(shí)，此案中布萊迪公司未能舉證證明其在爭(zhēng)議域名注冊(cè)之前已將商標(biāo)“BRADY及圖”使用在“安全標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)”等安全防護(hù)產(chǎn)品上。
第三，邢某及天津貝迪公司注冊(cè)、使用爭(zhēng)議域名是否具有惡意。
基于幾乎相同的理由，亞洲域名爭(zhēng)議中心北京秘書處仲裁專家認(rèn)為，天津貝迪公司使用爭(zhēng)議域名經(jīng)營與布萊迪公司的注冊(cè)商標(biāo)“BRADY及圖”核準(zhǔn)使用的商品相同的“安全標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)”等商品，故意利用爭(zhēng)議域名混淆、誤導(dǎo)公眾，具有惡意。
“布萊迪公司的注冊(cè)商標(biāo)‘BRADY及圖’、核準(zhǔn)使用的商品是第16類‘標(biāo)簽’等商品，根本不可能涵蓋‘安全標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)’，這是基本事實(shí)。天津貝迪公司使用爭(zhēng)議域名經(jīng)營的包括‘安全標(biāo)識(shí)、警示標(biāo)識(shí)’在內(nèi)的安全防護(hù)產(chǎn)品，與布萊迪公司的‘標(biāo)簽’業(yè)務(wù)不存在混淆的可能性?！毙煨旅鞅硎?，邢某及天津貝迪公司使用爭(zhēng)議域名的行為正當(dāng)，不具有惡意。
第四，邢某及天津貝迪公司注冊(cè)、使用爭(zhēng)議域名是否構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
本案中，被告布萊迪公司的企業(yè)名稱為BRADY CORPORATION，“BRADY”為其字號(hào)?！案鶕?jù)有關(guān)規(guī)定，只有具有一定市場(chǎng)知名度、為相關(guān)公眾所知悉的字號(hào)，才能獲得反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的保護(hù)。本案中，布萊迪公司提交的媒體報(bào)道、雜志等證據(jù)，數(shù)量不多、覆蓋范圍小，不足以證明其‘BRADY’字號(hào)在中國大陸范圍內(nèi)已經(jīng)具有一定市場(chǎng)知名度并為相關(guān)公眾所知悉，故布萊迪公司對(duì)于‘BRADY’字號(hào)尚未形成反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法所保護(hù)的合法利益。”徐新明指出，邢某及天津貝迪公司注冊(cè)、使用爭(zhēng)議域名不構(gòu)成不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。
啟示
搶注商標(biāo)或域名不必然構(gòu)成侵權(quán)
商標(biāo)作為知識(shí)產(chǎn)權(quán)的一種，具有突出的地域性特征，即相同標(biāo)識(shí)在不同國家和地區(qū)注冊(cè)將形成不同的商標(biāo)權(quán)。“本案中，布萊迪公司雖然在美國、加拿大、日本等國家均注冊(cè)有‘BRADY及圖’商標(biāo)，但其在中國是否享有商標(biāo)權(quán)以及享有多大程度的商標(biāo)權(quán)，僅能依據(jù)其在中國注冊(cè)、使用‘BRADY及圖’商標(biāo)的事實(shí)予以確定，而與其在其他國家注冊(cè)使用‘BRADY及圖’商標(biāo)的事實(shí)無關(guān)?！毙煨旅鹘榻B道。
同時(shí)，即使是注冊(cè)在同一國家和地區(qū)的相同標(biāo)識(shí)，如果核定使用的商品/服務(wù)類別不同，通常情況下仍然形成不同的商標(biāo)權(quán)?！氨景钢?，布萊迪公司在中國分別在第7類、第16類商品上注冊(cè)有‘BRADY及圖’商標(biāo)，享有相應(yīng)的商標(biāo)專用權(quán)。天津貝迪公司法定代表人劉某在第9類商品上申請(qǐng)注冊(cè)‘BRADY及圖’商標(biāo)。由于第9類商品與第7類商品及第16類商品均不屬于相同或類似商品，因此，天津貝迪公司法定代表人劉某在第9類商品上申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)不侵犯布萊迪公司的上述商標(biāo)權(quán)。二者可以共存，井水不犯河水?！毙煨旅鞅硎?，“中國企業(yè)將國外企業(yè)尚未在中國注冊(cè)、使用的商標(biāo)在中國進(jìn)行商標(biāo)或域名注冊(cè)，或者將已在中國注冊(cè)的非馳名商標(biāo)在不同商品/服務(wù)類別上注冊(cè)、使用商標(biāo)或域名，法律并不禁止?！?/span>
徐新明還指出，當(dāng)中國企業(yè)因搶注商標(biāo)而遭遇國外企業(yè)提出異議、無效宣告請(qǐng)求或提起訴訟時(shí)，如果自己搶注的商標(biāo)指定使用的商品/服務(wù)和對(duì)方注冊(cè)商標(biāo)指定使用的商品/服務(wù)既不相同也不類似，而對(duì)方商標(biāo)又不屬于馳名商標(biāo)，那么，所謂的搶注就是合法注冊(cè)，依法應(yīng)取得商標(biāo)專用權(quán)。
遭遇訴訟要積極應(yīng)對(duì)
“本案中的亞洲域名爭(zhēng)議中心及其他域名仲裁機(jī)構(gòu)，在性質(zhì)上屬于民間仲裁機(jī)構(gòu)，其適用的仲裁規(guī)則和中國法律不盡契合，其裁決并不當(dāng)然產(chǎn)生效力。當(dāng)任何一方當(dāng)事人向法院提起訴訟時(shí)，裁決自然失效。因此，中國企業(yè)一旦因域名糾紛遭遇不利的仲裁結(jié)果，應(yīng)及時(shí)向有管轄權(quán)的中國法院提起訴訟，勇于維護(hù)自身合法權(quán)益。”徐新明告訴記者，中國企業(yè)的商標(biāo)尤其是知名品牌，經(jīng)常在國外遭遇搶注。其中一部分被搶注的商標(biāo)，很難通過正常的法律途徑收回。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身情況進(jìn)行商標(biāo)布局，在進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)前先行注冊(cè)商標(biāo)，最大限度地規(guī)避商標(biāo)被搶注的風(fēng)險(xiǎn)。
