一方為2005年始創(chuàng)于香港的“珍妮曲奇Jenny Bakery”，另一方為2017年3月在深圳創(chuàng)辦的“珍妮星座曲奇Jenny Galaxy”。雙方在市場(chǎng)上不期而遇，因企業(yè)名稱(chēng)均包含“珍妮”且同樣經(jīng)營(yíng)餅干等商品，二者不可避免地產(chǎn)生了糾葛。
近日，北京市高級(jí)人民法院終審駁回了深圳市珍妮實(shí)業(yè)有限公司（下稱(chēng)珍妮實(shí)業(yè)公司）的上訴請(qǐng)求，認(rèn)定在其第19546840號(hào)“珍妮曲奇”商標(biāo)（下稱(chēng)涉案商標(biāo)）申請(qǐng)日前，香港珍妮曲奇小熊餅干有限公司（下稱(chēng)珍妮曲奇公司）的“珍妮曲奇Jenny Bakery”商標(biāo)通過(guò)商品代購(gòu)行為已被內(nèi)地的相關(guān)公眾所知曉，涉案商標(biāo)原注冊(cè)人陳某明知珍妮曲奇公司上述商標(biāo)的存在卻未主動(dòng)避讓?zhuān)陲灨伞⒏恻c(diǎn)等商品上申請(qǐng)注冊(cè)與之高度近似的涉案商標(biāo)難謂巧合，主觀意圖難謂正當(dāng)。
“搶注”之爭(zhēng)
據(jù)了解，涉案商標(biāo)由深圳市羅湖區(qū)珍妮貿(mào)易商行（下稱(chēng)珍妮商行）經(jīng)營(yíng)者陳某于2016年4月6日提交注冊(cè)申請(qǐng)，指定使用在餅干、甜食、面包、糕點(diǎn)、芝麻糊等第30類(lèi)商品上，初步審定并公告后，珍妮曲奇公司對(duì)涉案商標(biāo)提出異議申請(qǐng)但未獲支持，涉案商標(biāo)的注冊(cè)公告刊登在2018年10月21日的商標(biāo)公告上。2017年5月27日，涉案商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓予珍妮實(shí)業(yè)公司成立時(shí)的股東之一潘某某，2018年4月13日經(jīng)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓至珍妮實(shí)業(yè)公司。
異議未果后，珍妮曲奇公司于2018年11月7日針對(duì)涉案商標(biāo)提出無(wú)效宣告請(qǐng)求，主張“珍妮曲奇Jenny Bakery”是其在先使用并有一定影響的未注冊(cè)商標(biāo)，涉案商標(biāo)的原注冊(cè)人陳某曾長(zhǎng)期從事“珍妮曲奇Jenny Bakery”餅干的代購(gòu)工作，曾就代理關(guān)系進(jìn)行過(guò)磋商，與其存在特殊的經(jīng)銷(xiāo)代理關(guān)系，涉案商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)已構(gòu)成代理人搶注的情形，而且陳某與其妻子李某某合謀串通代購(gòu)、搶注其在先使用商標(biāo)的行為，構(gòu)成特定關(guān)系人搶注的情形。
在無(wú)效宣告程序中，珍妮曲奇公司提交了“Jenny Bakery”商標(biāo)在中國(guó)香港的注冊(cè)證、該公司的店鋪及產(chǎn)品圖片、“珍妮曲奇Jenny Bakery”品牌的推廣資料及媒體報(bào)道、陳某和李某某的戶(hù)籍登記信息、珍妮商行的基本信息、網(wǎng)絡(luò)搜索結(jié)果、李某某經(jīng)營(yíng)的“瑤瑤香港代購(gòu)”淘寶店鋪截圖及交易記錄網(wǎng)頁(yè)信息、深圳市珍妮食品有限公司（下稱(chēng)珍妮食品公司）工商信息、授權(quán)委托書(shū)及磋商郵件等證據(jù)材料。
根據(jù)全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，陳某系珍妮食品公司成立時(shí)的股東之一，曾擔(dān)任該公司的董事長(zhǎng)及法定代表人。陳某和李某某的戶(hù)籍登記信息載明，二人于2007年12月13日登記結(jié)婚。
2019年12月9日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局作出裁定認(rèn)為，珍妮曲奇公司提交的在案證據(jù)可以證明其“珍妮曲奇”品牌餅干在涉案商標(biāo)申請(qǐng)日前已從香港銷(xiāo)往內(nèi)地，“珍妮曲奇”商標(biāo)已通過(guò)商品代購(gòu)行為被內(nèi)地的相關(guān)公眾所知曉，陳某作為李某某的配偶，在理應(yīng)明知珍妮曲奇公司的“珍妮曲奇”商標(biāo)及李某某經(jīng)營(yíng)的“瑤瑤香港代購(gòu)”淘寶店鋪從事代購(gòu)“珍妮曲奇”餅干的業(yè)務(wù)的情形下，依舊在餅干、糕點(diǎn)等商品上申請(qǐng)注冊(cè)與“珍妮曲奇”高度近似的涉案商標(biāo)，難謂巧合，主觀意圖難謂正當(dāng)，違反了商標(biāo)法第十五條規(guī)定，裁定對(duì)涉案商標(biāo)予以無(wú)效宣告。
珍妮實(shí)業(yè)公司不服，隨后向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。
“關(guān)系”之辯
北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為，在涉案商標(biāo)申請(qǐng)日前，珍妮曲奇公司的“珍妮曲奇Jenny Bakery”商標(biāo)通過(guò)商品代購(gòu)行為已被內(nèi)地的相關(guān)公眾所知曉，陳某基于與淘寶代購(gòu)店鋪經(jīng)營(yíng)者之間的特殊身份關(guān)系，明知珍妮曲奇公司上述商標(biāo)的存在但不予以主動(dòng)避讓?zhuān)琅f在與珍妮曲奇公司使用的餅干商品相同或類(lèi)似的餅干、糕點(diǎn)等商品上申請(qǐng)注冊(cè)與之高度近似的涉案商標(biāo)，難謂巧合，主觀意圖難謂正當(dāng)。2020年6月23日，法院一審判決駁回了珍妮實(shí)業(yè)公司訴訟請(qǐng)求。
珍妮實(shí)業(yè)公司不服一審判決，繼而向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。
北京市高級(jí)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，在李某某經(jīng)營(yíng)的淘寶店鋪長(zhǎng)期宣傳、銷(xiāo)售從香港代購(gòu)的具有一定知名度的“珍妮曲奇Jenny Bakery”餅干的情況下，其配偶陳某在餅干、糕點(diǎn)等商品上申請(qǐng)注冊(cè)與“珍妮曲奇Jenny Bakery”相近似的涉案商標(biāo)，難謂善意，構(gòu)成商標(biāo)法第十五條所規(guī)定的情形。據(jù)此，法院判決駁回珍妮實(shí)業(yè)公司的上訴請(qǐng)求，維持一審判決。
根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法第十五條和第四十五條規(guī)定，如果已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人同一種商品或者類(lèi)似商品上在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與在先使用人具有合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知在先使用人商標(biāo)存在，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以自該商標(biāo)注冊(cè)之日起5年內(nèi)請(qǐng)求宣告該注冊(cè)商標(biāo)無(wú)效。“這一規(guī)定在禁止代理人或代表人搶注商標(biāo)外，將禁止事項(xiàng)擴(kuò)大適用至因合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知在先使用人的未注冊(cè)商標(biāo)存在的情形，對(duì)違反誠(chéng)實(shí)信用原則的惡意搶注、搭便車(chē)等行為進(jìn)行了規(guī)制?！闭憬吐蓭熓聞?wù)所律師賈宏表示。
“涉案商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人不存在代理、代表關(guān)系，但存在能夠知道后者在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)且應(yīng)予主動(dòng)避讓的關(guān)系，屬于商標(biāo)法第十五條規(guī)定的其他關(guān)系?！辟Z宏指出，主張適用商標(biāo)法第十五條和第四十五條規(guī)定保護(hù)自身在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)提交涉案商標(biāo)申請(qǐng)日前在中國(guó)使用相關(guān)商標(biāo)的證據(jù)，其他國(guó)家、地區(qū)的使用證據(jù)或者準(zhǔn)備投入中國(guó)使用的證據(jù)可以作為證明商標(biāo)在先使用情況的補(bǔ)充，商標(biāo)使用的規(guī)模、知名度等因素不影響對(duì)在先使用的判斷。
