不規(guī)范使用注冊商標可能會造成侵權(quán)

商標一經(jīng)注冊，申請人即取得注冊商標專用權(quán)，其有權(quán)禁止他人在商業(yè)活動中將相同或近似的商標使用在相同或類似的商品上。商標權(quán)人需要以規(guī)范的方式使用注冊商標，如果其突出使用部分注冊商標從而導(dǎo)致與他人的注冊商標相似，則可能構(gòu)成商標侵權(quán)。同時，商品包裝獲得外觀設(shè)計專利不是阻卻侵權(quán)的事由。

案情簡介

再審申請人貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)麒麟酒業(yè)有限公司（簡稱麒麟公司）、貴陽順潮商貿(mào)有限公司（簡稱順潮公司）因與被申請人貴州貴酒有限責任公司（簡稱貴酒公司）、一審被告包瓊侵害商標權(quán)及不正當競爭糾紛一案，不服貴州省高級人民法院（2012）黔高民三終字第69號民事判決，向最高人民法院申請再審。

麒麟公司、順潮公司申請再審稱：（一）一、二審法院認定其“貴壹品”商標作為商品名稱突出使用“貴”字的行為侵犯了貴酒公司第101911號、第8550010號注冊商標專用權(quán)系認定事實不清、適用法律錯誤。1.突出使用注冊商標構(gòu)成商標侵權(quán)的只在《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第(一)項“將與他人注冊商標相同或者相近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的，屬于給他人注冊商標專用權(quán)造成其他的損害的行為”有規(guī)定，其他均無規(guī)定。其企業(yè)字號上并沒有“貴”字，故一、二審法院適用法律錯誤。其對“貴壹品”商標合法、正當?shù)氖褂眯袨閼?yīng)受法律的保護。2.“貴壹品”商標于2010年2月14日核準注冊，而貴酒公司第8550010 號“貴”商標注冊時間為2011年8月21日。因此，貴酒公司構(gòu)成商標侵權(quán)。3.“貴壹品”商品名稱中“貴”的使用方式與貴酒公司第101911號“貴及圖”注冊商標相比較，兩者字形、結(jié)構(gòu)、含義、組合均不同，不構(gòu)成近似。 4.2009年開始，其投入近千萬元的廣告費塑造“貴壹品”知名商品形象，“貴壹品”酒包裝于2012年11月獲得外觀設(shè)計專利，其自始至終無侵權(quán)的主客觀故意。（二）二審法院判決其在“貴壹品”酒上使用“老牌產(chǎn)品”構(gòu)成不正當競爭行為系認定事實不清、證據(jù)不足、適用法律錯誤。1.2010年其生產(chǎn)、銷售的“貴壹品”酒新包裝上已經(jīng)不再使用“老牌產(chǎn)品”字樣。2.“貴壹品”酒生產(chǎn)商為麒麟公司，麒麟公司前身系成立于1986年的麒麟酒廠，該廠長期生產(chǎn)“鉆石麒麟”、“翔麟”牌金劍情酒及當時的軍區(qū)專供酒，2007年生產(chǎn)副標為“貴一品”的金麒麟酒，“貴壹品”商標于2007年11月12日被商標局公告后開發(fā)了“貴壹品”醬香白酒，早期使用“TM”標注，并在“貴壹品”來源“傳說古時茅臺產(chǎn)美酒，酒香飄于九霄，……走天人合一之路，釀出本酒，貴為壹品”文中標注“老牌產(chǎn)品”，這與貴酒公司無任何關(guān)系。3.二審法院適用《中華人民共和國反不正當競爭法》（簡稱反不正當競爭法）第九條、第二十條錯誤。第九條規(guī)定：“經(jīng)營者不得利用廣告或者其他方法，對商品的質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者、有效期限、產(chǎn)地等作引人誤解的虛假宣傳?！痹摋l并沒有規(guī)定使用“老牌產(chǎn)品”構(gòu)成不正當競爭行為。此外，“老牌產(chǎn)品”并非認證標志、名優(yōu)標志等質(zhì)量標志，因此并不適用反不正當競爭法第五條第（四）項之規(guī)定。況且并沒有針對貴酒公司。（三）“貴壹品”作為商品名稱的產(chǎn)品包裝已經(jīng)取得了外觀設(shè)計專利權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國專利法》（簡稱專利法）第五十九條第二款“外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計”之規(guī)定，“貴壹品”三個字是注冊商標，同時“貴”字形結(jié)構(gòu)也是外觀設(shè)計中的主要組成部分，其不僅要受到商標法的保護同時也受到專利法的保護?！百F壹品”注冊商標于2012年12月31日被貴州省貴陽市工商行政管理局授予“知名商標”榮譽稱號。（四）二審?fù)徶校蚱鋯畏秸{(diào)查不能作為證據(jù)使用，其向二審法院提交了對相關(guān)公眾進行調(diào)查的申請，但二審法院沒有對該證據(jù)進行相關(guān)公眾調(diào)查。其認為此證據(jù)是本案的主要證據(jù)和關(guān)鍵。（五）二審判決其賠償貴酒公司損失15萬元和律師代理費1萬元沒有事實和法律依據(jù)。請求本院撤銷二審判決，駁回貴酒公司的訴訟請求，判令一、二審訴訟費及再審費用由貴酒公司承擔。

貴酒公司提交意見認為：1.麒麟公司和順潮公司錯誤地、不規(guī)范地使用自己的注冊商標及商品名稱給其商標權(quán)利造成了侵害。2.麒麟公司和順潮公司以其取得的外觀設(shè)計專利權(quán)為由認為二審判決有誤沒有任何法律和事實依據(jù)。商標侵權(quán)與外觀設(shè)計專利無關(guān)，況且麒麟公司和順潮公司2012年才取得外觀設(shè)計專利權(quán)，麒麟公司和順潮公司已侵害其在先權(quán)利（其1979年取得商標權(quán)）。同時，根據(jù)專利法第二條和第五十九條的規(guī)定，外觀設(shè)計專利權(quán)保護的是一種“設(shè)計”而非“文字”，麒麟公司和順潮公司外觀設(shè)計上的主要文字是不受專利法保護的。3. 麒麟公司和順潮公司認為二審法院關(guān)于其“老牌產(chǎn)品”與“知名商標”認定錯誤、枉法判決沒有事實和法律依據(jù)。麒麟公司和順潮公司的“貴壹品”酒2009年3月才上市，僅僅3年時間就以“老牌產(chǎn)品”自居顯然是虛假宣傳和傍名牌。對于知名商標和知名商品特有名稱混為一談是錯誤的。貴酒公司前身始建于1950年，最早的“貴”商標使用于1979年，貴酒歷史悠久具有知名度。“貴”商標在2011年榮獲“貴州省著名商標”。雖然進入20世紀90年代出現(xiàn)嚴重虧損，但依舊不能改變貴酒知名度，且其一直存在銷售行為。4.麒麟公司和順潮公司從一審結(jié)束至今一直存在侵權(quán)行為，進行虛假宣傳、詆毀貴酒公司，致使貴酒公司的損失進一步擴大。請求本院依法駁回麒麟公司和順潮公司的再審申請。

律師點評

一、不規(guī)范使用注冊商標可能構(gòu)成商標侵權(quán)

商標一經(jīng)注冊，申請人即獲得商標專用權(quán)，有權(quán)在核定使用的商品上使用其注冊商標。商標權(quán)人有權(quán)對商標進行使用，不意味著可以以任何方式對其進行使用。首先，商標使用需要是商標法意義上的“使用”。新修訂的《商標法》整合原《商標法實施條例》的內(nèi)容，首次在《商標法》中規(guī)定了法律意義上的商標使用?！渡虡朔ā返谒氖藯l規(guī)定，本法所稱商標的使用，是指將商標用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別商品來源的行為。

其次，權(quán)利人需規(guī)范使用注冊商標，不得違反誠實信用原則。此次《商標法》修改，明確確立了誠實信用原則在商標制度中的適用，商標的注冊、代理、使用過程均需要遵循誠實信用原則。商標權(quán)人在使用注冊商標時，需要依法規(guī)范使用注冊商標，按照商標申請文件的記載完整地使用注冊商標。不得擅自改變注冊商標、不得故意突出使用注冊商標或者僅使用部分注冊商標。不規(guī)范使用注冊商標，導(dǎo)致該標示與他人注冊商標近似的，可能構(gòu)成商標侵權(quán)。

具體到本案中，麒麟公司和順潮公司雖然享有“貴壹品”注冊商標專用權(quán)，但在實際使用中，其沒有按照商標法的有關(guān)規(guī)定規(guī)范使用注冊商標，而是突出使用“貴”字，且這種改變與貴酒公司的涉案商標構(gòu)成了商標近似，侵入了貴酒公司涉案商標專用權(quán)的保護范圍，因此法院判決其使用行為構(gòu)成商標侵權(quán)。

二、商品包裝獲得外觀設(shè)計專利不是阻卻侵權(quán)的事由

本案中，麒麟公司和順潮公司主張“貴壹品”酒包裝獲得外觀設(shè)計專利權(quán)故其不構(gòu)成商標侵權(quán)。外觀設(shè)計屬于專利權(quán)的一種，獲得外觀設(shè)計專利權(quán)不是阻卻侵權(quán)的事由。首先，我國外觀設(shè)計專利采取形式審查，獲得外觀設(shè)計專利權(quán)不意味著該設(shè)計不侵犯任何在先權(quán)利。其次，外觀設(shè)計專利權(quán)保護的是對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計。即外觀設(shè)計專利權(quán)針對的是一種富于美感的設(shè)計，該設(shè)計中的內(nèi)容若侵犯其他在先權(quán)利，使用該內(nèi)容的行為也可能構(gòu)成侵權(quán)。

從本案例可以看出，商標權(quán)人若不規(guī)范使用其注冊商標，也可能構(gòu)成商標侵權(quán)；商品包裝獲得外觀設(shè)計專利權(quán)不是侵權(quán)阻卻事由。

法院判決

最高人民法院認為,本案爭議焦點為：麒麟公司和順潮公司在生產(chǎn)、銷售的白酒上使用“貴壹品”商品名稱，尤其是突出使用“貴”字是否侵害貴酒公司第101911號“貴及圖”商標專用權(quán)和第8550010號“貴”商標專用權(quán)；麒麟公司和順潮公司在“貴壹品”酒上使用“老牌產(chǎn)品”字樣是否構(gòu)成對貴酒公司的不正當競爭。

一、麒麟公司和順潮公司在生產(chǎn)、銷售的白酒上使用“貴壹品”商品名稱，尤其是突出使用“貴”字是否侵害貴酒公司第101911號“貴及圖”商標專用權(quán)和第8550010號“貴”商標專用權(quán)

貴酒公司第101911號“貴及圖”商標和第8550010號“貴”商標核定使用的商品為第33類酒精飲料（啤酒除外）或酒等商品，故人民法院判斷麒麟公司和順潮公司是否構(gòu)成商標侵權(quán)只需認定“貴壹品”商品名稱，尤其是突出使用“貴”字是否與第101911號和第8550010號涉案商標構(gòu)成商標侵權(quán)意義上的近似?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第九條第二款規(guī)定：“商標法第五十二條第（一）項規(guī)定的商標近似，是指被控侵權(quán)的商標與原告的注冊商標相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似，或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對商品的來源產(chǎn)生誤認或者認為其來源與原告注冊商標的商品有特定的聯(lián)系?！钡谑畻l規(guī)定：“人民法院依據(jù)商標法第五十二條第（一）項的規(guī)定，認定商標相同或者近似按照以下原則進行：（一）以相關(guān)公眾的一般注意力為標準；（二）既要進行對商標的整體比對，又要進行對商標主要部分的比對，比對應(yīng)當在比對對象隔離的狀態(tài)下分別進行；（三）判斷商標是否近似，應(yīng)當考慮請求保護注冊商標的顯著性和知名度?！北景钢?，從“貴壹品”三字使用和排列方式看，“貴”為繁體楷書，“貴”的字號明顯大于“壹品”的字號，且“貴”與“壹品”沒有排列在同一條豎線上，這種文字構(gòu)圖、排列方式使“貴”字構(gòu)成一個相對獨立、醒目的識別部分，其與第101911號“貴及圖”商標的文字部分以及第8550010號“貴”商標相比較，呼叫相同，主要部分和整體結(jié)構(gòu)相同，以相關(guān)公眾的一般注意力觀察，易使相關(guān)公眾對商品來源產(chǎn)生混淆或誤認，構(gòu)成近似。依據(jù)《中華人民共和國商標法》（簡稱商標法）第五十二條第（一）、（二）項的規(guī)定，麒麟公司和順潮公司侵害了貴酒公司第101911號和第8550010號涉案商標專用權(quán)。麒麟公司和順潮公司雖在酒上享有“貴壹品”注冊商標專用權(quán)，但在實際使用中，其沒有按照商標法的有關(guān)規(guī)定規(guī)范使用注冊商標，而是突出使用“貴”字，且這種改變與貴酒公司的涉案商標構(gòu)成了商標近似，侵入了貴酒公司涉案商標專用權(quán)的保護范圍，故麒麟公司和順潮公司主張“貴壹品”是其注冊商標在酒上使用不構(gòu)成商標侵權(quán)的理由不成立，本院不予支持。

關(guān)于麒麟公司和順潮公司主張貴酒公司第8550010號“貴”商標晚于“貴壹品”商標注冊時間，也晚于“貴壹品”商品名稱使用時間故不構(gòu)成商標侵權(quán)的問題。本案并非“貴壹品”商標與“貴”商標權(quán)利之間的沖突糾紛，而是麒麟公司和順潮公司突出使用“貴”字侵害貴酒公司涉案商標權(quán)的問題。故麒麟公司和順潮公司主張“貴壹品”商標注冊和使用時間早于“貴”商標注冊時間不構(gòu)成侵權(quán)的理由，本院不予支持。

關(guān)于麒麟公司和順潮公司主張突出使用注冊商標構(gòu)成商標侵權(quán)的只在《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條第（一）項有規(guī)定，其他法律及司法解釋均無規(guī)定，故其企業(yè)字號上并沒有“貴”字、一、二審法院適用法律錯誤的問題。本院認為，本案涉及的是注冊商標是否規(guī)范使用構(gòu)成商標侵權(quán)的問題，而上述司法解釋是關(guān)于將與他人注冊商標相同或者近似的文字作為企業(yè)字號在相同或者類似商品上突出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的行為構(gòu)成給他人注冊商標專用權(quán)造成其他損害的規(guī)定，故并不適用本案情形。

關(guān)于麒麟公司和順潮公司主張“貴壹品”酒包裝獲得外觀設(shè)計專利權(quán)故其不構(gòu)成商標侵權(quán)的問題。本院認為，外觀設(shè)計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設(shè)計為準，當受外觀設(shè)計專利權(quán)保護的其中部分文字或圖形侵害其他在先權(quán)利，如商標權(quán)、著作權(quán)等時，其中的文字或圖形仍舊構(gòu)成侵權(quán)?！百F壹品”酒包裝申請外觀設(shè)計專利的時間晚于貴酒公司第101911號和第8550010號涉案商標注冊時間，故麒麟公司和順潮公司仍舊構(gòu)成商標侵權(quán)。

關(guān)于麒麟公司和順潮公司主張問卷調(diào)查應(yīng)作為本案判斷貴酒公司注冊商標中的“貴”字與“貴壹品”中的“貴”字是否相同或近似的主要證據(jù)的問題。本院認為，二審法院依據(jù)該問卷調(diào)查系麒麟公司和順潮公司自行完成真實性和客觀性不足，而不予采信該證據(jù)，未有不當。

二、麒麟公司和順潮公司在“貴壹品”酒上使用“老牌產(chǎn)品”字樣是否構(gòu)成對貴酒公司的不正當競爭

反不正當競爭法第九條第一款規(guī)定，經(jīng)營者不得利用廣告或者其他方法，對商品的質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者、有效期限、產(chǎn)地等作引人誤解的虛假宣傳。麒麟公司和順潮公司于2009年3月才上市銷售“貴壹品”酒，距起訴時僅有3年多時間，即便如其所述“貴壹品”酒是“鉆石麒麟”、“金麒麟酒”改名而來，麒麟公司的前身麒麟酒廠成立于1986年，當時就生產(chǎn)麒麟酒，也只有二十多年的歷史，且麒麟公司和順潮公司也沒有足夠證據(jù)證明“貴壹品”酒源于“鉆石麒麟”、“金麒麟酒”。故麒麟公司和順潮公司在“貴壹品”酒上使用“老牌產(chǎn)品”字樣顯然屬于夸大宣傳，結(jié)合麒麟公司和順潮公司在“貴壹品”酒上突出使用“貴”字侵害貴酒公司涉案商標專用權(quán)的事實，二審法院認定麒麟公司和順潮公司構(gòu)成對貴酒公司的不正當競爭未有不當。麒麟公司和順潮公司主張二審法院適用反不正當競爭法第九條錯誤，系其對本條規(guī)定理解有誤。按照本條含義，只要經(jīng)營者利用廣告或者其他方法對商品作引人誤解的虛假宣傳，都屬于其規(guī)制的范圍，而不僅僅限于本條列舉的商品的質(zhì)量、制作成分、性能、用途、生產(chǎn)者、有效期限、產(chǎn)地。此外，貴酒公司起訴時被控侵權(quán)產(chǎn)品上仍舊有“老牌產(chǎn)品”字樣，麒麟公司和順潮公司主張其于2010年新包裝上已經(jīng)不使用“老牌產(chǎn)品”字樣與事實不符。故麒麟公司和順潮公司該項申請再審理由無事實和法律依據(jù)，本院不予支持。

綜上，最高人民法院駁回貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)麒麟酒業(yè)有限公司、貴陽順潮商貿(mào)有限公司的再審申請。